特許譲受人は譲受人前の権利侵害行為に対して権利を主張することができるか?

2023 10/24

2023年4月に甲会社は乙会社と「特許譲渡契約」を締結し、契約は乙会社が当該特許権に関連する譲渡前または譲渡後のすべての実体を甲会社に譲渡することを約束している。2023年5月、甲社は国家知的財産権局に対して記録項目の変更請求を提出し、特許権の変更を甲社に請求した。2023年7月に国家知的財産権局は手続き合格通知書を発行し、変更を許可し、これにより甲社は当該特許の合法権利者に変更された。甲社はこの特許を譲り受けた後、A社が2020年から現在までこの特許を侵害する製品を生産していることを発見し、裁判所にA社に権利侵害行為の停止、経済損失及び権利擁護の合理的な費用の賠償を求めた。


訴訟では、A社は甲社が特許を譲受人する前に特許権者ではなく、A社に特許譲受人前の経済損失を主張する権利がないと主張した。甲社は特許権の自己譲渡時に移転が発生し、移転の内容には特許権そのものだけでなく、特許譲渡前とその後の権利侵害行為に対して権利擁護訴訟を行い、賠償を受ける権利も含まれている。


裁判所は審理を経て、係争中の特許権の譲渡は我が国の特許法の関連規定に合致していると判断し、特許権譲渡前後の訴訟権利の帰属について、元特許権者の乙社はすでに約束の方式を通じて訴訟権利が甲社に帰属することを明確にしており、この約束は現行法の禁止を受けていないため、たとえ侵害行為が発生した時の特許権者が甲社ではなくても、しかし、甲会社は現在の特許権者として契約に基づいても係争中の特許のすべての訴権を獲得し、自分が譲り受けて係争中の特許権を取得する前に発生した特許侵害行為に対して裁判所に訴訟を提起する権利があるため、甲会社は訴訟主体の資格を持っている。


本件の裁判の観点と結びつけて、著者は裁判所が以下の2点の考慮に基づく可能性があると考えている:一方、我が国の特許法の枠組みの下で特許権は譲渡することができて、譲受人は法定の譲渡手続きを経て特許権者に変更した。譲渡人と譲受人は特許譲渡契約において譲受人が譲受人以前の特許侵害行為に対する訴権を取得することを約束し、双方の意思自治の範疇に属し、この約束は法律の禁止性規定に違反しない。一方、譲受人が関連する権利侵害訴訟を提起することで訴え疲れを回避し、より経済的に便利である。


以上より、特許譲受人が特許譲受人から譲受人までに発生した特許侵害行為の訴権を獲得するには、譲渡人と譲受人が特許譲渡契約において約定するか、譲渡人がこれに対して授権したり、譲受人に権利を訴える声明を出す必要がある。