2023 10/24

2023年4月甲公司与乙公司签订《专利转让合同》,合同约定乙公司将不限于与该专利权有关的不论是转让前还是转让后的所有实体转让给甲公司。2023年5月,甲公司向国家知识产权局提出著录项目变更请求,请求变更专利权人为甲公司。2023年7月国家知识产权局核发手续合格通知书,准予变更,至此甲公司变更为该专利的合法权利人。甲公司在受让该专利后发现A公司于2020年至今一直在生产侵害该专利的产品,遂向法院起诉要求A公司停止侵权行为,赔偿经济损失及维权合理费用。


诉讼中,A公司提出甲公司在受让专利之前并非专利权人,无权向A公司主张专利受让前的经济损失。甲公司则提出专利权自转让时发生转移,转移的内容不仅包括专利权本身,还包括对专利转让之前及之后的侵权行为进行维权诉讼并得到赔偿的权利。


法院经审理后认为涉案专利权的转让符合我国专利法的相关规定,关于专利权转让前后诉讼权利的归属,原专利权人乙公司已经通过约定的方式明确诉讼权利归属于甲公司,这种约定并不受到现行法律的禁止,因此,即使被控侵权行为发生时的专利权人不是甲公司,但甲公司作为现专利权人依约也获得了涉案专利的所有诉权,有权对自己受让取得涉案专利权之前发生的专利侵权行为向法院提起诉讼,因此甲公司具有诉讼主体资格。


结合该案的裁判观点,笔者认为法院可能基于以下两点考量:一方面在我国专利法框架下专利权是可以进行转让的,受让人在经法定的转让程序后变更为专利权人。转让人和受让人在专利转让合同中约定由受让人取得对受让之前的专利侵权行为的诉权,属于双方意思自治的范畴,该约定不违反法律的禁止性规定。另一方面,由受让人提起相关侵权诉讼避免诉累,更为经济便利。


综上,专利受让人若要获得专利受让之前发生的专利侵权行为的诉权,需要由转让人和受让人在专利转让合同中予以约定,或者转让人对此进行授权或作出诉权归属于受让人的声明。